Kullanma Zorunluluğu Bağlamında Tekrar Marka ve Hukuki Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Repeat-Trademark in the Context of Obligation to Use and Evaluation of Their Legal Consequences

Sevilay UZUNALLI

Marka sahibi markasını kullanmak zorundadır. Markayı kullanma zorunluluğu marka hukukunun temel prensiplerinden biridir. Marka sahibine SMK m.9.1 hükmüyle markasını kullanmamasının olumsuz sonuçlarının doğmasını engellemeye yönelik beş yıllık hoşgörü süresi tanınmıştır. Marka sahibinin bu zorunluluğu yerine getirmemesi halinde, markası SMK m.9.1, 26.1 bend a) gereğince iptal edilebileceği gibi, markasıyla karıştırma ihtimaline neden olan sonraki marka başvurusuna itirazı, başvuru sahibinin kullanmama savunmasıyla karşılaştığında (SMK m.19.2) bu itirazı veya bu nedenle açtığı hükümsüzlük davasında aynı savunma ileri sürüldüğünde açtığı dava reddedilecektir (SMK m.25.7). Hatta marka sahibinin marka hakkına tecavüz nedeniyle açtığı davada da, davalının kullanmama savunması davanın reddine neden olacaktır (SMK m.29.2). Markasını kullanmayan marka sahibi, bu durumun olumsuz sonuçlarından kaçınmak için, markasını aynen ya da ufak değişikliklerle aynı veya aynı tür mal ve/veya hizmetler için tekrar tescil ettirmek yoluna gidebilir. Bu yeni tescille marka sahibi markasını kullanmama konusunda yeni bir hoşgörü süresi elde etmeyi hedefler. Bu tekrar tescilin kullanma zorunluluğunun dolanılması nedeniyle hukuka uygun olup olmadığı konusunda SMK’da bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda Avrupa Birliği’nin 2015/2436 sayılı Marka Direktifi ve 2017/1001 sayılı Marka Tüzüğü’nde de bir düzenleme yapılmamıştır. Bu çalışmada markayı kullanma zorunluluğunun amacı ve bu zorunluluğun yerine getirilmesinin koşullarından hareketle tekrar marka başvurusu ve tescilinin hukuki sonuçları incelenmiştir.

Tekrar Marka, Markayı Kullanma, Hoşgörü Süresi, Kullanılmama Savunması, Kötüniyet.

A trademark proprietor is obliged to use its trademark. Use of trademark is one of the fundamental principles of trademark law. A grace period of 5 years has been granted to trademark owners in order to prevent adverse outcomes of non-use of the trademark pursuant to Article 9.1 of the Turkish IPC. In the event the trademark proprietor fails to fulfill its obligation to use its trademark, not only its trademark may be cancelled pursuant to art.9.1 of Turkish IPC but also his opposition against the registration of a trademark due to likelihood of confusion with an earlier trademark may be rejected when faced with applicant’s defense of non-use or any action initiated by the trademark owner regarding the invalidation of the trademark due to same reason will be rejected (IPC art.25.7). Furthermore the defendant’s defense of non-use in any action filed by the trademark owner due to infringement of its trademark rights defendant’s defense of non-use shall result in the dismissal of the action (IPC art.29.2). To prevent such adverse effects the trademark owner who doesn’t put its trademark in use may re register its trademark identically or with minor changes in connection with the same goods and/or services. With such registration the trademark owner aims to obtain a new grace period for the non-use of its trademark. There is no provision in the IPC as to whether this re-registration is lawful or not due circumvention of the articles related to obligation to trademark. This issue has not been regulated in the European Union’s Trademark Directive No. 2015/2436 and Trademark Regulation No. 2017/1001 either. In this study, legal consequences of trademark re-application and re-registration has been examined based on the purpose of the obligation to use the trademark and the conditions of fulfilling this obligation.

Repeat Trademark, Use of Trademark, Grace Period, Defense of Non-Use, Bad Faith.

I. GİRİŞ VE SORUNUN TESPİTİ

Marka sahibi markasını kullanmak zorundadır. Markayı kullanma zorunluluğu marka hukukunun temel prensiplerinden biridir. Markayı kullanma zorunluluğu, kural olarak marka sahibinin her tescilli markası için bağımsız olarak mevcuttur. Marka sahibinin bu zorunluluğu yerine getirmemesi halinde, markası SMK m.9.1 ve 26.1 bent a) gereğince iptal edilebileceği gibi, markasıyla karıştırma ihtimaline neden olan sonraki marka başvurusuna itirazı, başvuru sahibinin kullanmama savunmasıyla karşılaştığında (SMK m.19.2) bu itirazı veya bu nedenle açtığı hükümsüzlük davasında aynı savunma ileri sürüldüğünde açtığı dava reddedilecektir (SMK m.25. 7). Hatta marka sahibinin marka hakkına tecavüz nedeniyle açtığı davada davalı tarafından ileri sürülecek olan kullanmama savunması davanın reddine neden olacaktır (SMK m.29.2).

Marka sahibine SMK m.9.1 hükmüyle markasını kullanmamasının olumsuz sonuçlarının doğmasını engellemeye yönelik beş yıllık hoşgörü süresi tanınmıştır. Markasını kullanmayan marka sahibi, bu durumun olumsuz sonuçlarından kaçınmak için, markasını aynen ya da ufak değişikliklerle tekrar tescil ettirmek yoluna gidebilir. Bu yeni tescille marka sahibi markasını kullanmama konusunda yeni bir hoşgörü süresi elde etmeyi hedefler. Gerçekten SMK’da markayı kullanmama için öngörülen beş yıllık süre sona ermeden veya bu süre sona erdikten sonra kısa süre içinde aynen veya ufak değişikliklerle aynı veya aynı tür mal ve/veya hizmetler için yeni bir başvuru yapan marka sahibi, bu yeni marka nedeniyle daha iyi bir hukuki konuma kavuşmayı amaçlar. Zira marka sahibi bu yolla kendisine tanınan beş yıllık hoşgörü süresini uzatabilecek ve hoşgörü süresi geçmesine rağmen üçüncü kişilerin bu marka üzerinde hak elde etmelerini veya bu markayı kullanmalarını engelleyebilecektir. Marka sahibinin tekrar marka tesciliyle SMK’nın amacına aykırı olarak kendisine avantaj sağlayıp sağlayamayacağı incelenmesi gereken bir sorun olarak ortaya çıkar¹ .

Diğer taraftan özellikle ekonomik gelişmeler, değişen tüketici davranışı veya değişen reklam alışkanlıkları, işletmeleri markalarında değişiklikler yapmaya zorlamaktadır² . Dolayısıyla marka sahipleri markalarını güncelleyerek tescil ettirebilmelidir. Marka sahibi markasının güncel biçimini de üçüncü kişilere karşı koruyabilmelidir. Ancak marka sahibi ilk markasını kullanmamışsa, bu markanın güncel biçimini tescil ettirmesi halinde, kullanılmama için yeni bir hoşgörü süresi elde edip edemeyeceği veya hangi halde yeni bir hoşgörü süresi elde edebileceği incelenmelidir.

Markanın aynen veya ufak değişikliklerle aynı mal ve/veya hizmet için yeniden tescilinin hukuka uygun olup olmadığı konusunda SMK’da bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konuda Avrupa Birliği’nin 2015/2436 sayılı Marka Direktifi³ ve 2017/1001 sayılı Marka Tüzüğü’nde de⁴ bir düzenleme yapılmamıştır. Bu çalışmada markayı kullanma zorunluluğunun amacı ve bu zorunluluğun yerine getirilmesinin koşullarına kısaca değinildikten sonra, aynı marka sahibinin yeni başvurusunun bağımsız bir marka başvurusu mu, yoksa tekrar marka başvurusu mu olduğuna ilişkin ayrım ölçütleri ve markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden farklı unsurlarla tescili de tekrar markaya neden olabileceğinden, markanın ayırt edici karakterinin değişip değişmediğinin belirlenmesine ilişkin ölçütler de incelenecektir.

Daha sonra kullanılmayan markanın beş yıl geçtikten kısa süre sonra veya beş yıllık süre sona ermeden aynen ya da ufak değişikliklerle aynı ya da aynı tür mal ve/veya hizmetler için tekrar başvuruya konu olması ve tescilinin hukuki sonuçları değerlendirilecektir.

II. MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

Marka koruması kural olarak sicile tescille başlar (SMK m.7.1, ayrıca bkz. SMK m.9). Bu tescille şekli bir marka koruması doğar. Kullanma zorunluluğu bu biçimsel marka korumasını düzeltici bir etkiye sahiptir. Zira marka korumasının biçimsel niteliği, rakiplerin marka seçimini, dolayısıyla rekabet özgürlüğünü sınırlar. Kullanma zorunluluğu bu sınırlamayı dengeleyici bir işleve sahiptir⁵ . Kullanılmayan markaların sicilden temizlenmesi kamunun menfaatinedir⁶ . Böylece tescilli markaların sayısı kullanılan marka sayısına indirmek suretiyle marka sicili hayalet markalardan kurtarılır ve yeni markaların tescili mümkün kılınır⁷ .

Patent, tasarım ve telif hukukundan farklı olarak marka koruması belirsiz süre uzatılabilir. SMK m.23.1’e göre, tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde süresiz yenilenebilir. Markanın bu sürekli yenilenmesi olanağı kullanma zorunluluğuyla meşru bir şekilde sınırlanır⁸ . Marka kullanılarak işlevini gerçekleştirir ve markanın kullanıldığı mal ve hizmetler için satış pazarı oluşur⁹ .

SMK m.9.1’e göre, “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal ve hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.” Bu hüküm anlamında markanın kullanılması, işlevine uygun kullanımıdır. Markanın temel işlevi köken (ayırt etme) işlevidir. Buna göre markanın işlevine uygun kullanım, markanın bir işletmenin mallarının veya hizmetlerinin bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak amacıyla ekonomik faaliyetlerde kullanılmasıdır¹⁰ .

SMK m.9.2’de şu haller de markanın kullanılması olarak kabul edilmiştir: