Sınai Mülkiyet Kanununun 155. Maddesi Çerçevesinde Önceki Hakkın Etkisi

The Effect of Earlier Rights within Article 155 of the Law on Industrial Property

Elnur KARİMOV

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 155. maddesinin 1. fıkrası önceki tarihli hak sahibinin açmış olduğu tecavüz davalarında sonraki tarihli marka, patent veya tasarım hakkı sahibinin kendi sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri sürmesini engellemektedir. Sınai mülkiyet hukukunda öncelik ve gerçek hak sahipliği ilkelerinin bir yansıması olan bu kuralla birlikte, sonraki tarihli hak sahibi tecavüz davasında artık salt mutlak hakkına dayanamamaktadır. Nitekim, daha önce patentler için kabul edilen bu sistem artık marka ve tasarım hakkı sahiplerine de uygulanmaktadır. Makalede, genel hatlarıyla tescil, öncelik ve gerçek hak sahipliği ilkeleri ile tescilin işlevleri, maddi incelemeli ve itiraza dayalı incelemeli başvuru sistemleri irdelenmiştir. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce, önceki tarihli marka ve tasarım ve patentin sonraki tarihli haklara etkisindeki farklar, Yargıtay ve Avrupa Adalet Divanı kararları ışığında açıklanmıştır. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili hükmünün beraberinde getirdiği sorunlar öğreti görüşleri ışığında tartışılmıştır. Makalede sonraki hak sahiplerine karşı açılan tecavüz davalarında tescil sisteminin yapısının ve bu yapı içerisinde üçüncü kişilerin yerinin göz önünde bulundurulması gerektiği savunulmuştur. Sonraki tarihli başvuru sahiplerine karşı açılan tecavüz davalarında 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği Marka Direktifinin 18. maddesindekine benzer savunmalardan yararlanma imkânı üzerine Türk marka hukuku özelinde öneride bulunulmuştur.

Sınai Mülkiyet Hakları, Öncelik İlkesi, Önceki Haklar, Sonraki Haklar, Tecavüz.

Article 155(1) of the Industrial Property Law of the Republic of Turkey prevents an intervening trademark, patent, or design holder from raising their rights as a defense in the infringement proceedings initiated by the right holder with an earlier date. Under this rule originating from the principles of priority and genuine rights in industrial property law, the intervening right holder can no longer rely on absolute rights as a valid defense. The system which was previously applied to patent rights is now applicable to trademark and design rights as well. This article provides an overview of the principles of registration, priority and genuine ownership of rights, and the functions of registration, as well as the substantive and objection-based examination application systems. It explains the differences in the effect of trademark, design, and patents with an earlier date before the Turkish Industrial Property Law in the light of the decisions of the Turkish Supreme Court and the European Court of Justice. It discusses the problems caused by the said provision of the Turkish Industrial Property Law with reference to the legal doctrine. The article argues the necessity of taking into account during infringement proceedings against an intervening right-holder the structure of the registration system and the role of third parties. The article proposes enabling similar defenses of Article 18 of European Union Trademark Directive No 2015/2436 in Turkish trademark practice.

Industrial Property Rights, Principle of Priority, Earlier Rights, Intervening Rights, Infringement.

I. GİRİŞ

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) daha önce sınai mülkiyet haklarını ayrıayrı düzenleyen kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırarak bir araya getirmiştir. SMK’nın 155. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, “marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez”.¹

Önceki tarihli haklar, tescilli haktan daha önceki rüçhan² veya başvuru tarihli haklardır. SMK’ya kadar tecavüz davalarında patent dışındaki sınai mülkiyet haklarından tasarım³ veya tescilli markanın kullanımı marka hakkına tecavüz teşkil etmemekteydi.⁴ Bu yüzden, önceki başvuru veya rüçhan tarihli tescilli hak sahibi marka veya tasarım sahibine karşı tecavüz davası açtığında tescilli hak savunmasıyla karşılaşmaktaydı.⁵ Yalnızca 551 sayılı Mülga Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (PatKHK) 78. maddesinin “patent sahibi patentini kendi patentinden daha önceki rüçhan tarihine sahip olan patent sahiplerinin açmış olduğu patente tecavüz davasında bir savunma gerekçesi olarak ileri süremez”⁶ hükmü sonraki patent sahibinin tescilli hak savunmasına başvurmasını engellemekteydi.

Öğreti ve mahkeme kararlarında yer alan eleştirilerin bir anlamda sonucu olan⁷ SMK’nın yeni düzenlemesi bir taraftan önceki tarihli hak sahibinin mutlak hakkını sonraki tescilli hak sahibi dahil, herkese karşı ileri sürebilmesine izin verirken, diğer taraftan, hakkın tescile dayalı kullanımının tecavüz olarak nitelendirilmesinin önünü açmıştır.

Makalenin amacı SMK’nın 155. maddesinin 1. fıkrasının teklik ve öncelik ilkeleri açısından yol açabileceği sorunları tespit etmek ve Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararları ve Avrupa Birliği düzenlemeleri ışığında çözüm önerilerinde bulunmaktır. Makalede, ABAD kararlarında farklı inceleme sistemleri olarak bilinen maddi incelemeli (substantiveexamination) ve itiraza dayalı incelemeli (objection-basedexamination) sistem arasındaki farkların Türkiye’de uygulanan marka, patent ve tasarım başvuru inceleme sistemleri için geçerliliği tartışılmıştır.

Maddi incelemeli sistem, başvurunun tescil kararı verilmeden önce yetkili kurum tarafından hem şekli şartlar hem de üçüncü kişilerin itirazları açısından incelendiği, başvuruya dair olumlu veya olumsuz kararın başvurunun maddi yönden incelenmesi sonucunda verildiği sistemdir. Bir bakımdan, maddi incelemeli sistemde de itiraza dayalı inceleme yürütülmekteyse de yetkili kurum başvuruyu üçüncü kişilerin itirazlarına açmadan önce hem şekli hem de esasları açısından inceler. SMK’nın marka ve patent için öngördüğü sistem maddi incelemeli sistemdir. Marka başvurusu kurum tarafından SMK’nın 15. maddesi uyarınca şekli ve 16. maddesi uyarınca mutlak ret nedenleri açısından incelendikten sonra Bülten’de yayımlanır, tescil kararından önce SMK’nın 17. maddesi uyarınca üçüncü kişilerin itirazlarına sunulur. Yalnız itirazın bulunmaması veya inceleme sonucunda reddedilmesi halinde tescil hakkında karar kabul edilir.

Aynı şekilde, yetkili kurum, patent başvurusunu SMK’nın 95. maddesi uyarınca şekli ve 96. maddesinin 3. fıkrası uyarınca kısmen esasları (patentlenebilir buluş olup olmadığı) açısından inceledikten sonra Bülten’de yayımlar ve başvuruyu SMK’nın 97. maddesinin 3. fıkrası uyarınca üçüncü kişilerin patent verilebilirliğine ilişkin görüşlerine sunar. İncelemenin sonunda patentin verilmesi hakkında karar kabul edilirse, üçüncü kişiler SMK’nın 99. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu karara da altı ay içinde itiraz edebilir.

Buna karşılık, itiraza dayalı incelemeli sistemde yetkili kurum başvuruyu şekli açıdan resen inceledikten sonra tescil hakkında veya aksine karar vermekte, tescil durumunda üçüncü kişiler belirli bir süre zarfında yayımlanan tescile itiraz edebilmektedir. SMK’nın tescilli tasarımlar için öngördüğü sistem itiraza dayalı sistemdir. Kurum SMK’nın 64. maddesinin 1. fıkrası uyarınca tasarım başvurusunun şekli ve tasarımın yeniliği açısından inceledikten sonra, daha üçüncü kişilerin itirazlarına geçmeden tasarımı sicile kaydeder. Üçüncü kişiler yalnız bundan sonra SMK’nın 67. maddesinin 2. fıkrası uyarınca üç ay içerisinde tescil kararına itiraz edebilirler. Marka ve patent için öngörülen maddi incelemeli sistemden farkı üçüncü kişilerin başvuru inceleme aşamasında etkisiz olmaları, yine de hak tescil yoluyla kazanıldıktan sonra itiraz edebilmeleridir. Makalenin izlediği yöntem açısından her iki sistemde üçüncü kişilerin rolü önem arz etmektedir. Makale aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır:

İkinci bölümde tescilin işlevleri, öncelik ve gerçek hak sahipliği ilkelerine değinilmiş, tescilli hak savunmasına Türk ve Alman doktrinindeki yaklaşımlar tartışılmıştır.

Üçüncü bölümde SMK’dan önce ve sonra önceki tarihli hakların etkisi ve önceki tarihli hakların farklı sınai mülkiyet haklarına etkisi tartışılmıştır.

Sonuç bölümünde makalenin ulaştığı sonuçlar ve SMK’nın 155. maddesinin 1. fıkrasının neden olabileceği sorunlara dair çözüm önerilerimiz sunulmuştur.

II. ÖNCEKİ HAKLARIN ETKİSİNE TEORİK YAKLAŞIMLAR

Fikir ve sanat eserleri hukukundan farklı olarak, sınai mülkiyet hukukunda marka, patent ve tasarım gibibazı sınai mülkiyet unsurlarına tanınan koruma, kural olarak, tescile tabidir.⁸ Örneğin, SMK’nın 7. maddesinin 1. fıkrasındaki “bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir”, 44. maddenin 1. fıkrasındaki “bir ürüne ilişkin coğrafi işaret koruması bu Kanun çerçevesinde tescil yoluyla elde edilir” gibi hükümlerde bu kural açıkça beyan edilmiştir. Sınai mülkiyet hukuku tescilsiz, sadece kullanıma dayalı hak kazanımını bazı özel durumlarda tanısa da başvuru sahibi hiçbir ön kullanıma gerek duymaksızın marka, tasarım veya buluşunu tescil edebilir. Yine tescil ile birlikte, hak sahibi sınai mülkiyet unsuru üzerinde mutlak hakka sahip olmaktadır.⁹

Marka hukukunda ise bir işaretin seçilerek sicile tescili, işaretin marka olarak korunması ve tescil ettiren marka sahibinin gerçek hak sahibi olarak tanınması için yeterlidir.¹⁰ Bu durumda tescil kurucu etkiyi haizdir.¹¹ Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TPMK) yaptığı tescil, sonuçları özel hukuk alanında doğan bir idari işlemdir.¹²

Bununla birlikte, önceki hak sahipliğine dayanarak gerçek hak sahipliği iddiasında bulunan davacı, tescille elde edilen hak sahipliğinin aksini ispatlayabilir.¹³ Gerçek hak sahipliği, SMK’da marka, tasarım ve patent için çeşitli düzenlemelerde öngörülmüştür. Örneğin, gerçek hak sahibi haricindeki kişilerin kendi adına gerçekleştirdiği tescil, SMK’nın 111. maddesinde patentler, 71. maddesinde ise tasarımlar için gasp olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, SMK’nın 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, önceki tarihli başvuru sahibi, aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca, başvuru veya rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir markayı ticaret sırasında kullanan kişi ve 4. fıkrası uyarınca ise, tanınmış marka sahibi¹⁴ gerçek hak sahibidir. Dolayısıyla, tescilli haktan önceki marka, tasarım veya patent konusu üzerinde gerçek hak sahibinin hakları tescil ilkesinin istisnasını teşkil etmektedir.

SMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra da gerçek hak sahipliği müessesesi terk edilmemiştir.¹⁵ Her ne kadar yeni sistem sağlanan korumayı tescile bağlasa da SMK’nın 6. maddesinin 3. fıkrası “başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir” diyerek markayı daha önceden kullanan kişiyi gerçek hak sahibi olarak korumayı sürdürmektedir. Yine de burada tescilsiz markanın kullanımı sonucunda tescilli marka ile aynı düzeyde korunan bir haktan değil, marka başvurusunda bulunarak öncelikli olarak markasını tescil ettirme ve/veya aynı veya benzer başvurulara karşı itiraz aşamasında, aynı veya benzer tescillere hükümsüzlük davasında gerçek hak sahipliğini ileri sürebilme imkanından¹⁶ söz edilebilir. Bu yorum, SMK’nın 7. maddesinin 1. fıkrasındaki “bu Kanunla sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde edilir” hükmüyle de örtüşecektir.

Sınai mülkiyet hukukunda tescil, işlevleri nedeniyle önemlidir. Özellikle, patent ve tasarım hukuku açısından tescil, hakkın konusunu kamuya açıklayarak sonraki bilimsel ve teknolojik gelişmelere kapı açmakta, üçüncü kişileri kendi faaliyetlerinde tescilli hakkın korunma kapsamını göz önünde bulundurmaya teşvik etmektedir.¹⁷ Tescil, bu işlevini hak sahibinin sınai mülkiyet üzerinde herkese karşı ileri sürülebileceği mutlak hakkını koruyarak yerine getirmektedir.¹⁸ Sadece belirli kişiler için sonuç doğuran nispi haklardan farklı olarak, mutlak bir hakkın tescil yoluyla alenilik kazanması gerekmektedir.¹⁹

Ayrıca, tescil, kazanılan hakların kaydının tutulmasına hizmet etmektedir. Birden fazla kişi aynı veya yakın tarihlerde aynı buluş, faydalı model veya tasarımı meydana getirebilir ya da markayı kullanmaya başlayabilir. Ancak SMK’nın 5. maddesinin 3. fıkrası uyarınca önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiği markaların birlikte var olabildiği durumlar haricinde,²⁰ teklik ilkesi gereğince, aynı veya benzer buluş, faydalı model, tasarım veya marka birkaç farklı kişinin adına tescil edilemez. SMK, teklik ilkesini hayata geçirmek için ise öncelik ilkesini benimsemiş, aynı veya benzer sınai mülkiyet unsurunu konu alan çoklu başvuruların önüne geçmeyi amaçlamıştır.²¹ Öncelik ilkesi, aynı veya benzer başvurulardan sadece önceki başvuru veya rüçhan tarihine sahip başvurunun tesciline müsaade etmekte, böylece markalar özelinde, sonraki işaretin tescili ile önceki marka sahibine değebilecek zararı önlemeye hizmet etmektedir.²²

Marka hakkının kullanımla değil, tescille kazanıldığı sistemlerde tescil, daha ziyade, yapay bir oyun alanı oluşturmaktadır. Bu yapay alan içerisinde herkes belirli işaretleri seçerek tescil yoluyla mutlak hak kazanabilmektedir. Bu zaman ön kullanıma gerek duymayan tescil sisteminin neden olabileceği suiistimal hallerini önlemek amacıyla kötü niyetli başvurular reddedilmektedir. SMK’nın 6. maddesinin 9. fıkrasında kötü niyetle yapılan marka başvuruları ret nedeni olarak düzenlenmiştir.