Marka Hakkına Tecavüz Davasında Tescilli Marka Savunması

Registered Trademark Defence in Trademark Infringement Case

İbrahim GÜL

Tescil ilkesine göre ayırt edicilik özelliği olan bir işaretin marka koruması, tescil ile kazanılır. İşaretin marka olarak tescili ve tescilin ilanı, markanın aleniyet kazanmasını sağlama yanında marka sahibine markasını kullanma hakkı verir. Mutlak hak olarak marka sahibinin markayı kullanma hakkı, herkese karşı ileri sürülebilen ve herkesçe saygı gösterilmesi gereken bir haktır. Diğer yandan marka olarak tescilli işaretle aynı veya benzer olan bir işaret, başkası adına ikinci defa tescil edilebilmektedir. Böyle bir durumda önceki tarihli marka sahibinin açtığı tecavüz davasında sonraki tarihli markanın tescilli olduğunun ileri sürülmesi, tescilli marka savunması olarak adlandırılmaktadır. Tescilli marka savunmasına göre hükümsüzlük davası marka sahibi aleyhine sonuçlanıp marka hükümsüz kılınmadığı sürece marka kullanımının haksız olduğu iddia edilemez. Yargıtay’da marka hakkının tescil ile kazanıldığını, markanın sonradan hükümsüz kılınsa bile terkin anına kadar tescilli markanın kullanımının hukuka uygun olduğunu kabul etmektedir. Bu anlayışa göre önce tescilli marka sahibi, öncelikle sonra tescilli markayı hükümsüz kıldırtacak ardından sonra tescilli marka sahibi aleyhine tecavüz davası açacaktır. Buna karşın sonraki markanın tescili gerek markanın tek sahipliği ilkesine gerekse öncelik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca önceki marka ayırt edicilik işlevini yerine getirememekte veya en azından bu işlevi zayıflamaktadır. Bunun yanında markanın hükümsüz sayılması sürecinde tescilli markanın kullanım hakkının haklı olduğunun kabul edilmesi, önce tescilli marka sahibinin marka korumasını zayıflatmaktadır. Bunun ötesinde tescilli marka, marka hakkına tecavüz etmenin meşru bir yolu olarak görülebilmektedir. Bu çerçevede önceki marka sahibinin sonraki tarihli markayı hükümsüz kıldırmadan, sonra tescilli marka sahibi aleyhine marka hakkına tecavüz davası açabilmesi kabul edilmelidir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu da tescilli marka savunmasını benimsememiştir.

Marka, Tescil, Haklı Kullanım, Hükümsüzlük, Tecavüz.

According to registration principle, application for a trademark registration initiates the trademark protection for a sign that has distinctiveness. The registration of a sign as a trademark provides the proprietor the right to use the trademark and the publication of the registration makes other trade mark owners and the public in general to be aware of registration of the trademark. As a result of being an absolute right, the right to use the registered trademark can be asserted against everyone and everyone should respect this right. On the other hand, a sign that is identical or similar to an already registered mark can be further registered for the second time on behalf of someone else. In such a case, the defense that the latter trademark registered can be claimed at an infringement case filed by the proprietor of earlier trademark against the proprietor of latter trademark, is called the registered trademark defense. According to the registered trademark defense, the use of the latter trademark is not deemed as unlawful unless the nullity case against the proprietor of the latter registered trademark is ruled in favor of the proprietor of the earlier trademark. The Court of Cassation (Yargıtay) rules that the trademark right acquired with the registration and the use of the trademark is lawful until removal of the latter trademark from the trademark registry upon the declaration of invalidity. In line with this view, the proprietor of the latter registered trademark should first file an invalidity claim and then should issue an infringement claim against the later trademark proprietor once the invalidity case is ruled in his/her favour. However, the registration of the later trademark is contrary to both the priority principle and the principle of the uniqueness for proprietor of trademark. Also, earlier trademark no longer fulfilled the distinctiveness function or at the very least this function of the trademark is weakened. In addition, the protection of the trademark will be significantly weakened due to accepting of the legality of use of the later trademark during the invalidity case. Moreover, the registration of the latter trademark can be seen as a legitimate way to violate the right of the proprietor of earlier trademark. Within this context, this paper argues that the proprietor of earlier trademark should have the right to issue an infringement claim against the proprietor of the latter trademark proprietor without the need to have the latter trademark removed of the trademark registry. In the same way, a trademark right holder cannot assert registered trademark defense in an infringement action filed by a priority trademark right holder according to Industrial Property Act No. 6769.

Trademark, Registration, Invalidity, Infringement, Registered Trademark Defence.

I. Giriş

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan her türlü işaret olarak tanımlanabilir¹ . Böyle bir işaret üzerinde marka sahipliği tescille veya tescil dışı kazanılabilinir.

İşaret üzerinde marka sahipliğinin tescil dışı kazanımı, işaretin teşebbüsün ürettiği mal veya hizmetlerde ilk defa markasal kullanımıyla elde edilir² . İlk kullanma sistemi olarak adlandırılan bu sistemde marka sahipliğinin tescil edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır³ . İşaretin marka olarak tescili bildirici niteliktedir⁴ . Ayrıca bir işareti önceden markasal olarak kullanmaya başlayan kişi, başkası tarafından bu işaretin aynısı ya da benzerinin marka olarak tescil ettirmesi halinde tescil edilmiş bu markanın hükümsüzlüğünü isteyebilir⁵ . Diğer bir anlatımla gerçek hak sahipliğinin tescille elde edilen hak sahipliğine üstün tutulması halinde tescil yoluyla oluşan hak sahipliği karinesi, markayı ilk kullanan tarafından şartların bulunması halinde çürütülebilir⁶ . Tescil dışı elde edilen bu marka sahipliği, şartları bulunması halinde haksız rekabet hükümlerine veya diğer fikri mülkiyet korumalarına göre korunabilir ancak tescilli marka korumasından yararlanamaz⁷ .

İşaret üzerinde marka sahipliğinin tescille kazanılması işaretin marka siciline tescil edilmesi ile elde edilir. Nitekim 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun⁸ (SMK) 7. maddesinin 1. fırkasında yer alan “Bu Kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.” hükmü, marka hak sahipliğinin tescil ile elde edileceğini açıkça ifade etmektedir⁹ . Marka hak sahipliğinin tescille kazanılması, aslen kazanmadır¹⁰ . Markayı kullanmaksızın markanın tescili kurucu niteliktedir¹¹ . Markanın tescili süreci, genellikle, başvuru, başvurunun şeklen incelenmesi, başvurunun ilan edilmesi, itiraz, itirazın incelenmesi ve tescil belgesinin verilmesi ya da başvurunun reddedilmesi aşamalarını içermektedir¹² . İşaretin marka olarak tescilinin ilan edilmesi yoluyla tescil edilen hususlara aleniyet kazandırılır ve üçüncü kişilerin bundan haberdar olması sağlanır¹³ .

Diğer yandan marka olarak tescilli işaretle aynı veya benzer olan bir işaret, başkası adına ikinci defa marka olarak tescil edilebilmektedir. Böyle bir durumda önceki tarihli marka sahibinin açtığı tecavüz davasında¹⁴ sonraki tarihli marka sahibinin markasının tescilli olduğunu ileri sürerek davanın reddini sağlamasını, tescilli marka savunması olarak adlandırmaktayım¹⁵ .

Bu makale ile önceki tarihli marka sahibinin, sonraki tarihli markayı hükümsüz kıldırtmadan sonraki tarihli tescilli marka sahibi aleyhine marka hakkına tecavüz davası açabilmesi tartışılmaktadır. Bu inceleme gerek mülga olan ancak geçiş hükümleri nedeniyle uygulanmaya devam eden 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’ya göre, gerekse yakın zamanda yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre yapılmaktadır. Bu kapsamda tescilli marka savunması kavramı, markanın hükümsüzlüğünün etkinsizliği, tescilli marka savunmasının dayanaklarının yetersizliği, markanın işlevlerinin ve korumasının zayıflaması, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun soruna bakışı ele alındıktan sonra varılan sonuçlar açıklanmaktadır.

II. Tescilli Marka Savunması Kavramı

Tescilli marka savunmasına göre hükümsüzlük davası tescilli marka sahibi aleyhine sonuçlanıp marka hükümsüz kılınmadığı sürece markanın kullanımının haksız olduğu iddia edilemez¹⁶ . Diğer bir deyişle önce tescilli marka sahibinin açtığı marka hakkına tecavüz davasında, sonraki tarihli markanın kullanımı markanın tescilli olması nedeniyle haksız olarak nitelendirilemez. Bunun sonucu olarak önceki tarihli marka hakkına tecavüz edecek şekilde sonraki tarihli markanın kullanımı bulunsa dahi bu kullanım, önceki marka sahibinin marka hakkına tecavüz olarak nitelendirilemez.

Bu anlayışın temeli Roma Hukuku’ndan gelen ve mülkiyet hakkının özünü teşkil ettiği kabul edilen “qui suo iure utitur neminem laedit” (Kendi hakkını kullanan, kimseye zarar vermez) genel ilkesine dayanır¹⁷ . Bu ilkenin, mülkiyete dayalı veya ayni etkileri olan mutlak hak özelliği çerçevesinde markaya¹⁸ uygulanır olduğu kabul edilirse tescilli marka sahibinin markasını kullanımının haksız olduğu söylenemez¹⁹ . Roma Hukuku’ndan gelen bu ilkenin istinasını hakkın kötüye kullanılması oluşturur. Bu istisnanın SMK’daki görünümü “Ticari vekil veya temsilci adına tescilli markaya ilişkin talepler” başlıklı 10. maddesinde bulunmaktadır²⁰ . Bu maddeye göre marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi, marka sahibinin iznini almadan kendi adlarına marka tescili yaptırması halinde marka sahibi, ticari vekilin veya temsilcinin markayı kullanmasına itiraz edebilir²¹ . Diğer bir anlatımla marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi, markanın başkasına ait olduğunu bilmesine rağmen markayı kendi adına tescil ettirerek hakkını kötüye kullandığından, tescilli marka sahibinin markasını kullanımının haksız olduğu söylenemez kuralından yararlanamaz.

Tescilli marka savunması, def’i olup itiraz değildir. Çünkü tescilli marka savunması marka hakkının kullanımına ilişkin olup, marka hakkının var olup olmadığı ile ilgili değildir. Diğer bir anlatımla tescilli marka savunması önceki tarihli marka hakkının sonraki tarihli markanın kullanımını önleme yetkisini defetmektedir. Bu nedenle hâkim marka hakkına tecavüz davasında davalının marka kullanımının tescile dayalı olduğunu ileri sürmemesi halinde re’sen dikkate alamaz.

III. 556 Sayılı KHK Bakımından Tescilli Marka Savunması

556 sayılı KHK’da tescilli marka savunmasını düzenleyen açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle 556 sayılı KHK bakımından tescilli marka savunmasını değerlendirmek için Yargıtay kararları ile hükümsüzlüğün geçmişe etkisini değerlendirmek gereklidir.